Luật sư Nguyễn Thanh Hà – SBLAW BẢO VỆ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TRONG DOANH NGHIỆP Luật sư Nguyễn Thanh Hà – SBLAW Baohothuonghieu.com 1

I. Tổng quan về các đối tượng sở hữu công nghiệp 1. Các đối tượng sở hữu công nghiệp phải đăng ký; 2. Các đối tượng sở hữu công nghiệp không phải đăng ký; 2

1. Các đối tượng sở hữu công nghiệp phải đăng ký Sáng chế – giải pháp hữu ích; Kiểu dáng công nghiệp; Nhãn hiệu (Trừ nhãn hiệu nổi tiếng); Chỉ dẫn địa lý; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; 3

2. Các đối tượng không phải đăng ký Bí mật kinh doanh; Tên thương mại; Nhãn hiệu nổi tiếng; 4

1. Các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp hay bị xâm phạm; II. Một vài vấn đề về các hành vi xâm phạm liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp 1. Các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp hay bị xâm phạm; 2. Các hành vi xâm phạm phổ biến; 3. Cấp độ xâm phạm; 5

1. Các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp hay bị xâm phạm Nhãn hiệu; Tên thương mại; Kiểu dáng công nghiệp; Sáng chế; Chỉ dẫn địa lý. 6

Một số số liệu thống kê về nhãn hiệu trên thế giới và tại Việt Nam a. Nhãn hiệu Một số số liệu thống kê về nhãn hiệu trên thế giới và tại Việt Nam 7

a. Nhãn hiệu Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu qua từng năm trên toàn thế giới Nguồn: WIPO

a. Nhãn hiệu Tỉ lệ % của các quốc gia tính theo số lượng đơn đăng ký

a. Nhãn hiệu 20 công ty có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid Nguồn: WIPO

a. Nhãn hiệu Với tư cách là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác, nhãn hiệu là đối tượng bị xâm phạm phổ biến nhất hiện nay; Các nhãn hiệu thường bị xâm phạm chủ yếu là các nhãn hiệu của các công ty lớn hoặc các công ty đã có uy tín trên thị trường; Trong nhiều trường hợp, các công ty là đối thủ cạnh tranh với nhau hoặc đã từng hợp tác với nhau lại xâm phạm chính nhãn hiệu của đối tác hoặc đối thủ cạnh tranh.

b. Tên thương mại Tên thương mại được bảo hộ trên cơ sở sử dụng hợp pháp dùng để phân biệt các chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực; Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt các chủ thể kinh doanh. Tên thương mại theo quy định của luật sở hữu trí tuệ khác tên công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp; Tên thương mại là đối tượng gắn liền và có quan hệ mật thiết với nhãn hiệu nên cũng là đối tượng bị xâm phạm phổ biến; Trong nhiều trường hợp, tên thương mại của chủ thể kinh doanh này xâm phạm nhãn hiệu của chủ thể kinh doanh khác và ngược lại; 12

Là hình dáng, cấu trúc bên ngoài của sản phẩm. c. Kiểu dáng công nghiệp Là hình dáng, cấu trúc bên ngoài của sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp phổ biến là các loại mẫu mã, bao bì của sản phẩm. 13

c. Kiểu dáng công nghiệp Số liệu về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của một số quốc gia 1. Trung Quốc Nguồn: WIPO

c. Kiểu dáng công nghiệp 2. Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, OHIM Nguồn: WIPO

c. Kiểu dáng công nghiệp 3. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Brazin, Mexico Nguồn: WIPO

c. Kiểu dáng công nghiệp 4. Thái Lan, Việt Nam, Bangladet, Colombia Nguồn: WIPO

c. Kiểu dáng công nghiệp Mang ý nghĩa thu hút sự chú ý của người tiêu dùng vào sản phẩm và qua đó tăng khả năng mua hàng. Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng bị xâm phạm phổ biến chỉ sau nhãn hiệu và tên thương mại;

d. Sáng chế Là đối tượng sở hữu công nghiệp thể hiện rõ nhất trí tuệ, sức mạnh, khả năng cạnh tranh của một chủ thể kinh doanh; Một số số liệu về đơn đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT của một số tập đoàn lớn trên thế giới: 19

d. Sáng chế Danh sách 20 chủ đơn sáng chế PCT Nguồn: WIPO

d. Sáng chế Đơn đăng ký sáng chế trên toàn thế giới năm 2011 Nguồn: WIPO

d. Sáng chế Tỷ lệ % đóng góp của các quốc gia vào sự tăng trưởng của số lượng đơn sáng chế trên toàn thế giới. Nguồn: WIPO

d. Sáng chế Việc áp dụng sáng chế có thể đưa lại nhiều lợi ích lớn nhưng đổi lại cần phải bỏ ra nhiều công sức và chi phí để nghiên cứu, nên trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng một cách trái phép các sáng chế thay vì tự đi nghiên cứu, phát triển hay nhận li xăng của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, khác với các đối tượng khác, để có thể xâm phạm sáng chế, đôi khi phải đòi hỏi các điều kiện cao về vốn, cơ sở vận chất, trình độ kỹ thuật. Nên tình trạng xâm phạm sáng chế vẫn ít phổ biến hơn các đối tượng khác

e. Chỉ dẫn địa lý Một trong những đối tượng bị xâm phạm khá phổ biến trong điều kiện của Việt Nam. Đặc biệt là các chỉ dẫn địa lý dùng cho các sản phẩm nông, đặc sản; Theo thống kê đến hết tháng 09 năm 2016, hiện tại Việt Nam đã bảo hộ cho 49 chỉ dẫn địa lý, trong đó có 02 chỉ dẫn địa lý nước ngoài là Cognac của Cộng hòa Pháp và Scotch whisky còn lại đề là các chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản của Việt Nam như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, chè xanh Tân Cương …. 24

2. Các hành vi xâm phạm phổ biến Tùy thuộc vào mỗi đối tượng quyền sở hữu công nghiệp mà có các hành vi xâm phạm khác nhau, tuy nhiên thường có các hành vi phổ biến sau: Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ; Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; 25

2. Các hành vi xâm phạm phổ biến (tiếp) Sử dụng nhãn hiêu, tên thương mại trùng/tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại đang được bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ trùng/tương tự hoặc có liên quan; Sử dụng chỉ dẫn địa lý tuy có xuất xứ từ khu vực mang chỉ dẫn địa lý nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; Sử dụng chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho các sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực mang chỉ dẫn địa lý hoặc nhằm lợi dụng uy tín của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 26

Hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý Hàng xâm phạm thông thường; 3. Các cấp độ xâm phạm Hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý Hàng xâm phạm thông thường; Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu trí tuệ 27

a. Hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Hàng giả mạo chỉ áp dụng với nhãn hiệu và chỉ dẫn thương mại mà không áp dụng cho các đối tượng khác Hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý khác với hàng giả theo các quy định khác của pháp luật cụ thể là Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) 28

a. Hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý - Hàng giả theo Nghị định số 185/2013/NĐ-CP gồm các loại sau: a) Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; b) Hàng hóa có hàm lượng định lượng chất chính hoặc trong các chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản khác chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; c) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, vật nuôi không có dược chất; có dược chất nhưng không đúng với hàm lượng đã đăng ký; không đủ loại dược chất đã đăng ký; có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;

a. Hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý d) Thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng; không đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; đ) Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa giả mạo tên thương nhân, địa chỉ của thương nhân khác; giả mạo tên thương mại hoặc tên thương phẩm hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã vạch hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của thương nhân khác; e) Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa; g) Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; h) Tem, nhãn, bao bì giả.

a. Hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý Nguồn: Quản lý thị trường Hà Nội

b. Hàng xâm phạm thông thường Hàng xâm phạm thông thường chủ yếu là háng hóa xâm phạm từng đối tượng riêng lẽ như nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, ...; Hàng xâm phạm loại này thường chỉ sử dụng các dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý về cấu trúc nhãn hiệu, cách phát âm hay cảm quan thị giác mà ít khi sao chép nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. 32

b. Hàng xâm phạm thông thường Nhãn hiệu Hàng nhái

b. Hàng xâm phạm thông thường Kiểu dáng công nghiệp - Hàng nhái

b. Hàng xâm phạm thông thường Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

c. Cạnh tranh không lành mạnh Bao gồm các hành vi: Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ; Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ; 36

c. Cạnh tranh không lành mạnh (tiếp) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng; 37

c. Cạnh tranh không lành mạnh (tiếp) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng. 38

III. Một số kinh nghiệm trong quá trình xử lý xâm phạm 1. Phản ứng thường gặp của các doanh nghiệp khi đối mặt với các hành vi xâm phạm; 2. Quy trình xử lý xâm phạm; 3. Các khó khăn thường gặp trên thực tế; 4. Một vài lưu ý. 39

3.1. Phản ứng thường gặp của các doanh nghiệp khi đối mặt với các hành vi xâm phạm; Các phản ứng thường gặp của các doanh nghiệp khi đối mặt với các hành vi xâm phạm thường là: Phản ứng tích cực: Có thể thấy các phản ứng này ở các công ty lớn hoặc các công ty đã có kinh nghiêm trọng việc chống lại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình. Thông thường các công ty này đều xử lý thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp và luôn xác định rõ ràng mục đích cũng như biện pháp xử lý vụ việc; 40

3.1. Các phản ứng thường gặp khi đối mặt với các hành vi xâm phạm (tiếp) Phản ứng tiêu cực: Phản ứng này thường gặp ở các doanh nghiệp nhỏ, đang trong quá trình xây dựng thương hiệu và bước đầu tạo được uy tín trên thị trường; Các phản ứng tiêu cực này thể hiện ở nhiều mặt bao gồm: không biết chính xác phải xử lý thế nào? Không xác định được mục đích và biện pháp xử lý phù hợp, 41

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm Không có quy trình chuẩn chung cho việc xử lý các hành vi xâm phạm; Việc xử lý các hành vi xâm phạm thường căn cứ vào đối tượng bị xâm phạm, mục đích xử lý và biện pháp xử lý cũng như phạm vi xử lý; 42

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) Các bước xử lý có thể gồm: 3.2.1. Thu thập tài liệu chứng cứ; 3.2.2. Đánh giá sơ bộ trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thu thập đươc; 3.2.3. Yêu cầu giám định để xác định yếu tố xâm phạm quyền; 3.2.4. Lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp và thực hiện biện pháp này 43

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) 3.2.1. Thu thập tài liệu chứng cứ Thu thập tài liệu chứng cứ thường bao gồm việc thu thập, chuẩn bị tài liệu chứng minh: Quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với đối tượng bị xâm phạm: bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, việc xử dụng hợp pháp tên thương mại; Hành vi xâm phạm của bên bị nghi ngờ: mẫu vật mang yếu tố xâm phạm, thông tin của bên bị nghi ngờ xâm phạm như tên, địa điểm kinh doanh, .... 44

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) 3.2.2. Đánh giá sơ bộ trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thu thập đươc; Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, việc đánh giá sơ bộ sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ khả năng xử lý thành công vụ việc cũng như xác định trước mục đích xử lý hoặc biện pháp xử lý. Việc đánh giá sơ bộ có thể được thực hiện bởi chính doanh nghiệp hoặc thông qua các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp hoặc tham vấn ý kiến chuyên môn của người có kinh nghiệm. 45

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) 3.2.3. Yêu cầu giám định để xác định yếu tố xâm phạm quyền: Yêu cầu giám định là không bắt buộc; Kết luận yêu cầu giám định sẽ là một nguồn chứng cứ quan trọng để doanh nghiệp, bên bị nghi ngờ xâm phạm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm căn cứ để đưa ra biện pháp, phương hướng xử lý phù hợp; Kết luận giám định là tài liệu không thể thiếu trong quá trình xử lý xâm phạm. 46

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) 3.2.4. Lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp và thực hiện biện pháp này: Các biện pháp xử lý có thể bao gồm: a. Thương lượng giữa các bên; b. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự; c. Khởi kiện ra tòa. 47

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) a. Thương lượng giữa hai bên Là một trong những biện pháp giải quyết tranh chấp cơ bản trong dân luật; Hai bên tự tiến hành thương lượng nhằm tìm ra cách giải quyết hợp lý đảm bảo quyền và lợi ích của hai bên; Có thể nhanh chóng giải quyết vụ việc nhưng lại phụ thuộc vào thiện chí của bên bị nghi ngờ xâm phạm; Yêu cầu về bồi thường thiệt hại khó có thể được đáp ứng khi áp dụng biện pháp này; 48

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) b. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự Đây là biện pháp xử lý thường được áp dụng nhất trong trường hợp thương lượng không thành hoặc vụ việc được xử lý không cần thông qua biện pháp thương lượng; Có thể xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp với mức phạt lên đến 500 triệu đồng cung các biện pháp xử phạt bổ sung khác; 49

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) b. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự Trong trường hợp hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, chỉ dãn địa lý với quy mô thương mại, thì có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 171 của Bộ luật hình sự. Trừ khi được giải quyết theo quy định của Bộ luật hình sự, các yêu cầu về bồi thường thiệt hai khi áp dụng biện pháp này cũng rất khó có thể được chấp nhận. 50

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) b. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự Trong quá trình giải quyết, việc thương lượng giữa hai bên vẫn luôn được các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm khuyến khích các bên áp dụng. Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo trình tự và thủ tục theo quy định của Nghị định 99/2013/NĐ-CP và thông tư số 11/2015/TT-BKHCN 51

3.2. Quy trình xử lý các hành vi xâm phạm (tiếp) c. Khởi kiện ra tòa dân sự Việc thực hiện biện pháp này sẽ tuân theo trình tự và thủ tục được quy định bởi Bộ luật tố tụng dân sự; Là biện pháp có thời gian xử lý lâu nhất trong số các biện pháp có thể lựa chọn để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Biện pháp thương lượng vẫn luôn được khuyến khích áp dụng trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động tố tụng. 52

3.3. Các khó khăn thường gặp trong quá trình xử lý xâm phạm. 1. Khó khăn từ phía chủ thể quyền; 2. Khó khăn trong việc chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra; 3. Khó khăn trong việc thu thập thông tin của bên bị nghi ngờ xâm phạm 53

3.3. Các khó khăn thường gặp trong quá trình xử lý xâm phạm. 1. Khó khăn từ phía chủ thể quyền không biết được mình có những quyền gì và phải làm thế nào để bảo vệ những quyền này; không xác định được chính xác mục đích của việc xử lý xâm phạm hay biện pháp mà mình muốn áp dụng để xử lý 54

3.3. Các khó khăn thường gặp trong quá trình xử lý xâm phạm. 2. Khó khăn trong việc chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra Mặc dù pháp luật đã quy định khá rõ ràng và cụ thể các loại thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền. Nhưng cách xác định thiệt hại, các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho các thiệt hại này lại rất khó có thể được chấp nhận trong thực tế; 55

3.3. Các khó khăn thường gặp trong quá trình xử lý xâm phạm. 3. Khó khăn trong việc thu thập thông tin của bên bị nghi ngờ xâm phạm Đây là một trong những khó khăn phổ biến, do bên vi phạm khi đã cố ý thực hiện hành vi vi phạm thì sẽ thực hiện các biện pháp để hạn chế việc bị xử phạt thông qua việc cung cấp các thông tin trên bao bì không đúng với thực tế, nhằm gây khó khăn cho việc xử lý sau này 56

3.4. Một vài lưu ý Để có thể xử lý thành công các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, các doanh nghiệp cần phải xác định được các vấn đề sau trước khi tiến hành xử lý: Mục đích khi tiến hành xử lý vi phạm bao gồm chỉ yếu cầu chấm dứt hành vi, bồi thường thiệt hại hay xử phạt vi phạm hành chính; Biện pháp xử lý: thương lượng, biện pháp hành chính hay khởi kiện ra tòa. Việc xác định được các vấn đề trên sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc xử lý vi phạm, tập trung vào việc kinh doanh sản xuất 57

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – SBLaw Kết thúc Xin chân thành cảm ơn. Luật sư Nguyễn Thanh Hà – SBLaw 58